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Corte di Giustizia CE, sez. V, 24 marzo 2011

(traduz. tratta da http://curia.europa.eu) Richiesta di registrazione del marchio comunitario figurativo ^KINDERJOGHURT^ - Opposizione basata su marchio denominativo nazionale anteriore ^KINDER^ - Rigetto - Domanda di dichiarazione di nullità del marchio richiesto - Respinta per assenza di somiglianza tra i segni in conflitto - Conferma del rigetto da parte del Tribunale di I grado per dissomiglianze tra i segni - Basso rischio confusorio pur a fronte della notorietà del marchio della ricorrente


IUS&WEB | Portale di informazione giuridicagiovedì 24 marzo 2011

Massima e breve annotazione a cura dell'avv. Dario Galliani

La sentenza in commento conclude una lunga quanto articolata procedura avente inizio con l'opposizione alla registrazione del marchio comunitario figurativo ^KINDERJOGHURT^, radicata dal titolare del marchio nazionale notorio denominativo ^KINDER^.

Domanda dapprima rigettata con decisione della divisione di opposizione, successivamente confermata dalla quarta commissione di ricorso UAMI.

La nota società italiana Ferrero S.p.A (titolare della privativa sul marchio ^KINDER^), presentava a questo punto una domanda di dichiarazione di nullità nei confronti del marchio comunitario ^KINDERJOGHURT^ frattanto registrato, ottenendo il richiesto provvedimento dichiarativo reso dalla competente divisione di annullamento.

Decisione poi impugnata con successo dalla società Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck avanti la seconda commissione di ricorso dell'UAMI, che, da un lato, confermava "le constatazioni della decisione della divisione di opposizione e della decisione della quarta commissione di ricorso, secondo cui i marchi erano complessivamente diversi, tenuto conto delle loro profonde differenze sul piano visivo e fonetico" e, dall'altro e per l'effetto, respingeva la domanda di nullità del marchio ^KINDERJOGHURT^ "sulla base del rilievo che una delle condizioni di applicazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94, vale a dire l'identità o la somiglianza dei segni, non risultava soddisfatta".

Anche tale decisione veniva impugnata dalla Ferrero, questa volta innanzi al Tribunale di I grado CE che rigettava il ricorso, condividendo l'assunto della commissione di ricorso relativo all'assenza di identità o somiglianza tra i segni in conflitto.

La sentenza della Corte di Giustizia

Preliminarmente la Corte ha ritenuto sussitente l'interesse ad agire della Ferrero S.p.a., pur a fronte della rinuncia al marchio da parte di ^Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck^ intevenuta nelle more del giudizio, evidenziando che "mentre il marchio comunitario che è oggetto di una rinuncia cessa di produrre i suoi effetti soltanto a partire dalla registrazione di tale rinuncia, un marchio comunitario dichiarato nullo sarà considerato fin dall'inizio privo di effetti, conformemente alle disposizioni dell'art. 54, n. 2, del regolamento n. 40/94, con tutte le conseguenze giuridiche che comporta una siffatta nullità".

Nel merito, la Corte ha respinto tutti e cinque i seguenti capi dell'unico motivo di ricorso dedotto dalla Ferrero:
1) violazione del regime di cui all'art. 8 del regolamento n. 40/94;
2) non sarebbero stati presi debitamente in considerazione altri elementi diversi dalla somiglianza, in particolare la notorietà;
3) definizione di norme relative alla prova erronee e infondate;
4) mancata presa in considerazione del fatto che i marchi anteriori sono in parte marchi denominativi, mentre il marchio contestato è un marchio figurativo,
5) non sarebbe stata presa debitamente in considerazione l'esistenza di una famiglia di marchi.

Primo capo

Esordiendo con "l'esistenza di una somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio contestato costituisce una condizione di applicazione comune ai nn. 1, lett. b), e 5 dell'art. 8 del regolamento n. 40/94 la Corte ha evidenziato altresì come "tale condizione della somiglianza tra il marchio e il segno presuppone, tanto nell'ambito dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 quanto in quello del n. 5 del citato articolo, l'esistenza, in particolare, di elementi di analogia visiva, fonetica o concettuale".

Ciò detto, ribadendo l'assenza di tale somiglianza tra i segni in conflitto (a nulla rilevando la notorietà del marchio ^KINDER^ nella valutazione di tale somiglianza), la Corte ha rigettato il primo capo del motivo di ricorso.

Secondo capo

Sul punto, la Corte, nel respingere il secondo capo, ha osservato come l'assenza di una qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio contestato determini, a sua volta, l'insussitenza di un rischio confusorio tra gli stessi, seppur in presenza di un accertato grado di notorietà del marchio anteriore, nonchè di identità o somiglianza dei prodotti o servizi per cui è stata richiesta la registrazione, atteso che "la notorietà del marchio anteriore e la somiglianza esistente tra i prodotti dei marchi controversi, benché possano essere prese in considerazione per la valutazione di un rischio di confusione, sono del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della somiglianza esistente tra i segni in questione, dimodoché tali elementi non possono rimettere in discussione l'assenza di somiglianza così accertata".

Terzo capo

A fronte dell'asserito snaturamento da parte del Tribunale dei fatti sottoposti al suo vaglio, la ricorrente non ha tuttavia supportato tale affermazione indicando gli elementi specifici di tale snaturamento e, in difetto di elementi idonei a supportare tale asserzione, la Corte ha parimenti rigettato anche il terzo capo in quanto infondato.

Quarto capo

Sul punto la Corte ha evidenziato come un'eventuale somiglianza fonetica tra due marchi (come prospettato dalla ricorrente), l'uno figurativo e l'altro denominativo (come nel caso di specie), costituisca unicamente uno degli aspetti di cui tener conto nella valutazione globale della somiglianza tra gli stessi, che deve altresì comprendere l'analisi comparativa dell'elemento visivo e di quello concettuale.

Talchè, la Corte, non rilevando alcun errore da parte del Tribunale nell'analisi comparativa globale dei segni in conflitto, ha ritenuto infondato anche il quarto capo dell'unico motivo dedotto dalla Ferrero.

Quinto capo

L'asserita mancata valutazione da parte del Tribunale dell'esistenza di una famiglia di marchi riconducibili al marchio notorio ^KINDER^ non assume secondo la Corte alcuna rilevanza "...nell'ambito della valutazione dell'esistenza di una somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio contestato".

Piuttosto, tale valutazione può avere una qualche incidenza in ordine al rischio confusorio, atteso che "...quest'ultimo [il rischio confusorio] è la conseguenza del fatto che il consumatore possa ingannarsi in merito alla provenienza o all'origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio richiesto e ritenga, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi.".

Alla luce di tutte quante le surriferite considerazioni, la Corte ha pertanto deciso per il rigetto dell'impugnazione in quanto del tutto infondata.

FAMIGLIE: Marchi d'impresa, Giurisprudenza Europea, 2000-2050

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Corte di Giustizia CE, sez. V, 24 marzo 2011
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